Các trường hợp cụ thể giải quyết khiếu nại về sự không trung thực trong đăng ký nhãn hiệu

Trong bài: Về xác định hành vi “không trung thực” khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (tháng 1/2017) có nêu các quy định pháp lý, cũng như áp dụng thực tế liên quan đến xác định hành vi “không trung thực” trong nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của nước ngoài và của Việt Nam. Để minh hoạ cụ thể hơn, bài này giới thiệu hai trường hợp giải quyết các khiếu nại liên quan đến sự không trung thực trong đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm gần đây.

Trường hợp tại Hoa Kỳ:

Năm 2010, Công ty Telefonos (Mexico) nộp đơn đến Cục Patent và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “AUDITORIO TELMEX” của Công ty Estrada (cũng của Mexico) cho các sản phẩm gồm các thiết bị dùng cho thể thao, hoạt động biểu diễn, hội nghị và triển lãm cũng như các dịch vụ về giải trí và biểu diễn. Công ty Telefonos phản đối việc đăng ký nhãn hiệu trên dựa vào thực tế là Telefonos là công ty viễn thông lớn tại Mexico, đã sử dụng nhãn hiệu “TELMEX” từ năm 1947. Tuy chưa đăng ký tại Hoa Kỳ nhưng công ty đã sử dụng nhãn hiệu “TELMEX”  trước đó cho các dịch vụ viễn thông và một số dịch vụ khác.

Dựa trên bằng chứng là công ty Telefonos đã sử dụng nhãn hiệu trên một cách liên tục và rộng rãi, USPTO cho rằng khó có thể có công dân nào của Mexico không biết về nhãn hiệu TELMEX. Tuy đã ở Mexico 30 năm và sống không xa sân vận động “AUDITORIO TELMEX” do Telefonos tài trợ nhưng Estrada phủ nhận việc mình đã biết từ trước nhãn hiệu này của Telefonos. Estrada cũng lý giải mình chọn nhãn hiệu “AUDITORIO TELMEX” là do phát âm rất dễ nghe và phù hợp  với các dịch vụ mình sẽ kinh doanh. Trước lập luận thiếu thành thật của Estrada, USPTO đã đưa ra kết luận là Estrada đã thể hiện “không chỉ hành vi không trung thực mà còn thiếu tôn trọng đối với việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và với quá trình xem xét phản đối này”.

Estrada sau đó đã nộp đơn khiếu nại lên Toà án Liên bang nhưng Toà Liên bang cũng từ chối chấp nhận khiếu nại này.

Trường hợp tại Việt Nam:

Năm 2002, Công ty Nông dược An Nông thuộc tỉnh Long An đã nộp đơn đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiêu số 47345 ngày 10/06/2003 cho nhãn hiệu “PINUP41AS” dùng cho sản phẩm nhóm 05 “thuốc trừ sâu”.

Công ty Zagro (Singapore) là công ty đầu tư vào Việt Nam và kinh doanh việc phân phối sản phẩm nông dược tại Việt Nam từ năm 1994. Năm 2005, Công ty này thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực GCN Đăng ký nhãn hiệu  47345 nêu trên với lý do công ty An Nông đã không trung thực trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Thực tế, nhãn hiệu “PINUP41AS” đã được Zagro sử dụng rộng rãi trước ngày An Nông nộp đơn đăng ký.

Theo tài liệu chứng minh của Zagro, từ 1998 đến 2002 công ty này đã xuất khẩu các  loại thuốc trừ sâu trong đó có nhãn hiệu  “PINUP 41AS” từ Singapore vào Việt Nam và phân phối thông qua đại lý không độc quyền tại Việt Nam là Công ty An Nông. Việc phân phối trên chấm dứt khi Zagro lập công ty con tại Việt Nam và tự mình sản xuất thuốc trừ sâu tại đây. Cùng thời gian đó, năm 2002,  An Nông đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “PINUP 41AS” tại Cục SHTT và một năm sau được cấp Văn bằng bảo hộ số 47345 như trên.

Sau một thời gian xem xét và thu thập thêm bằng chứng từ hai phía, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 47345 với lý do: Công ty An Nông đã “không trung thực” trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.